專利侵權(quán)訴訟適用禁止反悔原則的思考

前    言

2010年施行的《最高人民法院（以下簡稱“最高院”）<關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題>的解釋》（以下簡稱“《專利侵權(quán)解釋一》”）第六條規(guī)定了專利法通常意義上的禁止反悔原則，也稱專利審查檔案禁止反悔原則，或正向禁止反悔原則。2016年施行的《最高院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“《專利侵權(quán)解釋二》”）第十三條規(guī)定了專利審查檔案禁止反悔原則適用的“明確否定”例外。我國由此在專利侵權(quán)訴訟中建立了禁止反悔原則的適用規(guī)則。[1] [2]

然而，一直以來，實(shí)踐中對于禁止反悔原則的屬性和地位、具體適用程序和適用例外方面還存在不太一致的理解和做法。筆者在本文中嘗試借助于相關(guān)案例對前述問題進(jìn)行探討。 

一、禁止反悔原則的屬性和地位

在實(shí)踐中對禁止反悔原則和等同原則的關(guān)系有兩種不同的觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，禁止反悔原則是在侵權(quán)判定時(shí)作為等同原則的附屬原則而適用，即只有在需要適用等同原則時(shí)才能考慮禁止反悔原則，在構(gòu)成相同侵權(quán)時(shí)沒有適用禁止反悔原則的余地。[3] 另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然禁止反悔原則在大多數(shù)情況下是為了限制等同原則而被引入適用的，但禁止反悔原則作為一項(xiàng)獨(dú)立的權(quán)利要求解釋規(guī)則，可以獨(dú)立于等同原則適用。[4] [5][6]

筆者贊成第二種觀點(diǎn)，禁止反悔原則是一項(xiàng)獨(dú)立的規(guī)則，在確定保護(hù)范圍和侵權(quán)判定時(shí)都可適用。在確定保護(hù)范圍時(shí)，禁止反悔原則屬于誠實(shí)信用原則的適用，不能反悔到由限縮性修改或者陳述前的內(nèi)容所確定的保護(hù)范圍；而在發(fā)明和實(shí)用新型專利侵權(quán)判定階段，適用禁止反悔是對等同的限制。

首先，禁止反悔原則是權(quán)利要求解釋的規(guī)則之一。在進(jìn)行專利侵權(quán)判定之前，先要通過解釋權(quán)利要求來厘清專利的保護(hù)范圍。[7] 根據(jù)《專利侵權(quán)解釋一》第三條的規(guī)定，專利審查檔案是用來解釋權(quán)利要求的內(nèi)部證據(jù)之一。而《專利侵權(quán)解釋二》第六條進(jìn)一步規(guī)定了專利審查檔案的范圍，包括專利授權(quán)確權(quán)階段專利申請人或者專利權(quán)人提交的書面材料和國務(wù)院專利行政部門制作的審查意見通知書、會(huì)晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復(fù)審請求審查決定書和專利權(quán)無效宣告請求審查決定書等。從而，在將記載了限縮性修改或意見陳述的審查檔案用來解釋權(quán)利要求的過程中，就可能會(huì)存在權(quán)利人將授權(quán)確權(quán)程序中放棄的內(nèi)容在侵權(quán)程序中又反悔的情形，這就是說，在解釋權(quán)利要求時(shí)就要適用禁止反悔原則作為解釋規(guī)則之一。

其次，禁止反悔原則通常作為等同原則的限制而適用，但并不意味著適用了禁止反悔限縮后的技術(shù)特征在侵權(quán)判定時(shí)就一定不能再適用相同或等同原則。這要看限縮性修改或陳述產(chǎn)生的具體情形。

如果限縮性修改或陳述是為了區(qū)別于某現(xiàn)有技術(shù)方案，那么限縮性修改或陳述后的技術(shù)特征就不能再相同或等同于該現(xiàn)有技術(shù)相應(yīng)內(nèi)容，但仍有可能對被控侵權(quán)方案中除該現(xiàn)有技術(shù)相應(yīng)內(nèi)容外的特征來主張相同或等同侵權(quán)。在“農(nóng)用驅(qū)動(dòng)裝置和相關(guān)工具”案中[8] ，最高院認(rèn)為，“當(dāng)專利申請人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權(quán)利要求的技術(shù)特征改變請求保護(hù)的范圍，或者增加或刪除一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求，或者把權(quán)利要求附加的技術(shù)特征予以合并時(shí)，……，在專利獲得授權(quán)后，專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張技術(shù)特征等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)審查其所作出的修改和陳述與授權(quán)后的該技術(shù)特征之間是否有實(shí)質(zhì)聯(lián)系，是否存在對該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實(shí)，而不能僅因?yàn)闄?quán)利要求增加了技術(shù)特征，就認(rèn)定專利申請人作出了修改，將該增加的技術(shù)特征的等同特征全部予以放棄?！痹谠摪钢校暾埲薆CS公司針對審查意見通知書中對比文件1的技術(shù)方案“突塊31前端面為圓弧面31-1，而嵌塊41則具有兩個(gè)斜面41-1”，對權(quán)利要求1、2進(jìn)行了修改，其中增加了特征：“所述齒形突出部（19）具有與所述驅(qū)動(dòng)軸（18）連合的加寬的下部（21）；所述驅(qū)動(dòng)軸（18）上的齒形突出部（19）具有與所述工具（10’）的齒形突出部相同的幾何形狀”，并在意見陳述中指出，修改后的權(quán)利要求1與對比文件1的相應(yīng)技術(shù)方案相比具有的效果：“……，這種設(shè)置使得工具和驅(qū)動(dòng)裝置連接時(shí)讓機(jī)械抗力平均地分配在驅(qū)動(dòng)裝置和工具上，還進(jìn)一步減少了交絡(luò)變形作用導(dǎo)致折斷的風(fēng)險(xiǎn)?！庇纱丝梢姡珺CS公司通過意見陳述放棄的是對比文件1中“突塊31前端面為圓弧面31-1，而嵌塊41則具有兩個(gè)斜面41-1”的技術(shù)方案，而非針對驅(qū)動(dòng)軸上的齒形突出部與所述工具的齒形突出部具有“相同的幾何形狀”的技術(shù)特征。最高院由此對被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)特征與涉案專利權(quán)利要求1增加的上述特征進(jìn)行比對后認(rèn)定，兩者構(gòu)成等同特征。

如果權(quán)利人是因?yàn)槠渌蛑鲃?dòng)限縮性修改或陳述，比如為了與自己的相關(guān)專利區(qū)分不同的保護(hù)范圍而增加技術(shù)特征，那么限縮性修改或陳述后的技術(shù)特征就不能反悔到限縮性修改或陳述前的原始內(nèi)容，但仍有可能對被控侵權(quán)方案中除前述原始內(nèi)容外的特征來主張相同或等同侵權(quán)。最高院在“放料裝置”案中認(rèn)為[9] ：“雖然在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征會(huì)進(jìn)一步限定專利權(quán)的保護(hù)范圍，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍發(fā)生變化，但在沒有其他證據(jù)證明權(quán)利人通過修改或者意見陳述‘放棄’特定技術(shù)方案的情況下，不能僅僅由于在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)一步限縮，就認(rèn)定權(quán)利人完全‘放棄’了與該技術(shù)特征等同的其他所有技術(shù)特征，不能再就增加的技術(shù)特征主張適用等同原則?！? 在該案中，權(quán)利人在實(shí)質(zhì)審查過程中修改權(quán)利要求1時(shí)增加了“料位開關(guān)”，涉案專利權(quán)最終被維持有效。權(quán)利人放棄的是沒有“料位開關(guān)”的原始技術(shù)方案，并沒有通過上述修改以及意見陳述而放棄了對被控侵權(quán)產(chǎn)品中通過壓力檢測來確定是否排空鋁粉的技術(shù)方案主張等同侵權(quán)。[10]

最后，禁止反悔原則作為確定專利保護(hù)范圍的一種解釋規(guī)則，可以參照適用于外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)程序中。在適用等同原則時(shí)需要考慮技術(shù)特征的功能或效果因素，這是發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠夹g(shù)方案劃分技術(shù)特征和侵權(quán)比對時(shí)才考慮的因素。外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的是“……形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的……新設(shè)計(jì)”，其中并不保護(hù)功能或者效果因素，即在進(jìn)行侵權(quán)比對“整體觀察、綜合判斷”時(shí)不會(huì)考慮功能或者效果特征對整體視覺效果的影響。也就是說，在外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中等同原則無適用余地。但是，在確定外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)范圍時(shí)卻可以參照適用禁止反悔原則，比如權(quán)利人在簡要說明或無效程序中對設(shè)計(jì)要點(diǎn)和區(qū)別設(shè)計(jì)特征等作了限縮性陳述，在侵權(quán)程序中就不能再反悔到限縮性陳述前的保護(hù)范圍。[11] 這間接說明禁止反悔原則具有獨(dú)立性，不從屬于等同原則。 

綜上，禁止反悔原則是一項(xiàng)獨(dú)立的規(guī)則，其在確定發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)范圍時(shí)屬于誠實(shí)信用原則的適用；在發(fā)明和實(shí)用新型專利侵權(quán)判定階段，能否就限縮性修改或陳述的內(nèi)容再適用相同或等同原則，這要看限縮性修改或陳述產(chǎn)生的具體情形而定。

二、禁止反悔原則的具體適用

1.適用范圍

我國關(guān)于專利侵權(quán)訴訟中禁止反悔原則的適用范圍有一個(gè)逐漸演變的過程。從早期“為克服新穎性或創(chuàng)造性缺陷而作出的限制修改或陳述”[12]，擴(kuò)大到“為滿足專利授權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件對專利權(quán)保護(hù)范圍所作的具有限制作用的任何修改或意見陳述”[13] ，包括“為了使權(quán)利要求得到說明書的支持”而進(jìn)行的修改或陳述。[14]  

《專利侵權(quán)解釋一》第六條明確了禁止反悔原則適用的范圍為“對權(quán)利要求、說明書的修改或意見陳述而放棄的技術(shù)方案”。最高院法官在“《專利侵權(quán)解釋一》的理解與適用”一文中以及最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé)人就《專利侵權(quán)解釋一》答記者問時(shí)都強(qiáng)調(diào)了，禁止反悔原則適用范圍是專利申請人、專利權(quán)人客觀上所作的限制性修改或意見陳述，該修改或陳述的動(dòng)因（是權(quán)利人主動(dòng)還是應(yīng)審查員要求所為）、與專利授權(quán)條件是否具有因果關(guān)系以及是否被審查員最終采信，均不影響禁止反悔原則的適用。

《專利侵權(quán)解釋二》第十三條重申了《專利侵權(quán)解釋一》第六條中規(guī)定的禁止反悔原則適用范圍為“對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述”。

筆者理解，《專利侵權(quán)解釋一》和《專利侵權(quán)解釋二》的相關(guān)規(guī)定形成了現(xiàn)行的禁止反悔適用范圍規(guī)則。具體表現(xiàn)為：

（1）在授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖作出了限縮性修改或陳述，并且這種限縮性修改或陳述導(dǎo)致了技術(shù)方案的放棄，這是適用禁止反悔原則的關(guān)鍵前提。[15]

（2）在適用范圍方面，涵蓋了所有類型的限縮性修改或意見陳述，既包括針對權(quán)利要求不具備新穎性、創(chuàng)造性，權(quán)利要求書得不到說明書支持，獨(dú)立權(quán)利要求缺乏必要技術(shù)特征等對授權(quán)有實(shí)質(zhì)性影響的缺陷而進(jìn)行的限縮性修改或意見陳述；也包括針對審查員指出的形式問題等非實(shí)質(zhì)性缺陷而進(jìn)行的限縮性修改或意見陳述，只要所述限縮性修改或意見陳述導(dǎo)致了技術(shù)方案的放棄。

（3）在修改或意見陳述方式上，也涵蓋了所有的方式，既包括權(quán)利人主動(dòng)進(jìn)行的修改或意見陳述，也包括應(yīng)審查員要求而為的被動(dòng)（適應(yīng)性或澄清性）修改或意見陳述。只要限縮性修改或陳述記錄在審查檔案中，如審查意見通知書、會(huì)晤記錄、口頭審理記錄、無效決定等。[16]

（4）我國現(xiàn)行專利法體系只例舉了禁止反悔原則適用的唯一例外：“明確否定”例外，即該限縮性修改或陳述被明確否定時(shí)，就未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄，從而不適用禁止反悔原則。

鑒于我國目前對禁止反悔原則的適用范圍和動(dòng)因采用了較為寬泛的標(biāo)準(zhǔn)，筆者提醒權(quán)利人在授權(quán)確權(quán)程序中修改或者陳述意見時(shí)要謹(jǐn)言慎行。例如，不管是針對實(shí)質(zhì)性缺陷還是形式缺陷，也不管是主動(dòng)還是被動(dòng)進(jìn)行的修改或者陳述，只要可能導(dǎo)致保護(hù)范圍限縮或放棄技術(shù)方案，都要謹(jǐn)慎對待；在獲得專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效的前提下盡量避免因不當(dāng)或過度地限制性修改或陳述而陷入“兩頭不得利”的困境。[17]

2.適用主體及舉證責(zé)任

我國現(xiàn)行法律以及司法解釋對禁止反悔原則的適用主體及舉證責(zé)任并沒有明確的規(guī)定。實(shí)踐中存在不一致的做法。在“汽車地樁鎖”案中[18] ，最高院認(rèn)為，即使被控侵權(quán)人沒有主張適用禁止反悔原則，法院也可以根據(jù)業(yè)已查明的事實(shí)，通過適用禁止反悔原則對等同范圍予以必要的限制。但在前述“放料裝置”案中，最高院認(rèn)為，“適用禁止反悔原則”應(yīng)由被訴侵權(quán)人主張并舉證證明權(quán)利人“限縮性修改或陳述”的具體情形，以及是否權(quán)利人因此放棄了“被訴侵權(quán)技術(shù)方案”；而“不適用禁止反悔原則”則應(yīng)由權(quán)利人舉證證明“限縮性修改或陳述被明確否定”。 

筆者發(fā)現(xiàn)，在前述“汽車地樁鎖”案中，二審法院主動(dòng)適用禁止反悔原則，在很大程度上是因?yàn)樵摪负献h庭之前在審理涉案專利的關(guān)聯(lián)侵權(quán)案件中已經(jīng)獲得了涉案專利的審查檔案，并知悉其中限縮性修改和陳述的內(nèi)容。[19] 

筆者認(rèn)為，鑒于目前在適用禁止反悔原則的程序方面存在不同的理解和做法，專利侵權(quán)訴訟當(dāng)事人雙方都應(yīng)該重視研讀涉案專利的審查檔案，以確定其中是否存在限縮性修改或陳述而應(yīng)適用禁止反悔原則的問題。如果需要適用或應(yīng)該不適用禁止反悔原則，雙方當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)主張并承擔(dān)相應(yīng)的證明責(zé)任。

1.“明確否定”例外

《專利侵權(quán)解釋二》第十三條規(guī)定了禁止反悔原則適用的“明確否定”例外。如何理解該條規(guī)定的“明確否定”，在實(shí)踐中有一定的爭議，主要在于“否定”要到何種程度才符合“明確”標(biāo)準(zhǔn)。比如審查員對限縮性修改或陳述“未予評述”或“不予理會(huì)”，此時(shí)的否定是“明確”還是“不明確”。

筆者先以兩個(gè)案例來說明實(shí)務(wù)中如何理解和適用“明確否定”例外。

在“鯊魚鰭式天線”案中[20] ，二審法院認(rèn)為，“明確否定”應(yīng)當(dāng)是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。最高院認(rèn)為，《專利侵權(quán)解釋二》第十三條以是否存在“明確否定”作為“禁止反悔”原則適用的例外情形，當(dāng)裁判者對權(quán)利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認(rèn)可時(shí)，則不導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄，不適用禁止反悔；權(quán)利人作出的陳述是否被“明確否定”，著重考察權(quán)利人對技術(shù)方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認(rèn)可，是否由此導(dǎo)致專利申請得以授權(quán)或?qū)＠麢?quán)得以維持。

在實(shí)審答復(fù)審查意見時(shí)，權(quán)利人關(guān)于“特征a未被對比文件1公開而為非公知、特征b為非公知”的意見陳述被審查員否定；在權(quán)利要求1加入特征c后，專利獲得授權(quán)。在無效階段，權(quán)利人關(guān)于特征a、b的意見同實(shí)審，復(fù)審委對權(quán)利人關(guān)于特征a、b的意見未予評述，而是在特征c的基礎(chǔ)上維持權(quán)利要求1有效。

在該案中，二審法院和最高院都認(rèn)為，實(shí)審階段權(quán)利人關(guān)于特征a、b的意見已被審查員“明確否定”。二審法院認(rèn)為，復(fù)審委并沒有對特征a、b是否使得涉案專利具有創(chuàng)造性作出明確評價(jià)，相當(dāng)于“未予評述”，因而其無論是意思表示的形式還是法律效果均不符合“明確否定”的要求。最高院并沒有評論復(fù)審委無效階段的“未予評述”是否構(gòu)成“明確否定”，但指出“二審法院脫離涉案專利獲得授權(quán)的具體審查事實(shí)，忽略專利權(quán)人的意見陳述已在實(shí)質(zhì)審查程序被‘明確否定’的事實(shí)，割裂了審查程序中對技術(shù)特征認(rèn)定的連續(xù)性，僅審查了確權(quán)程序的相關(guān)認(rèn)定<