【知產(chǎn)百科】關于實審階段專利申請文件修改相關問題的解讀

專利申請文件的修改是指在申請人向國務院專利行政部門提出專利申請后對申請文件進行的修改。實審階段，在答復審查意見通知書時，申請人的答復可以僅是意見陳述書，針對審查意見提出反對意見，但是絕大部分情況下，為了克服審查意見指出的缺陷，申請人是需要對申請文件進行修改的。那么關于實審階段申請文件的修改需要遵循什么原則？修改時機有哪些？修改范圍有哪些規(guī)定？本文將就這些問題進行一一介紹。

一、修改原則

1)、根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。換言之，對申請文件進行修改的依據(jù)包括該申請在申請日提交的權(quán)利要求書、說明書和說明書附圖以及根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

2）、根據(jù)專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定，申請人在收到專利局發(fā)出的審查意見通知書后修改專利申請文件，應當按照通知書的要求進行修改，即針對通知書指出的缺陷進行修改。

3）、對于雖然修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定，但其內(nèi)容與范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，這種修改就可以被視為是經(jīng)審查員同意的、相當于按照通知書的要求進行的修改，因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利于節(jié)約審查程序。

4）但是，當出現(xiàn)下列情況時，由于不利于節(jié)約審查程序，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是經(jīng)審查員同意的修改，因而不能被接受。

①主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術特征，擴大了該權(quán)利要求請求保護的范圍；

即使該主動修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，只要修改導致權(quán)利要求請求保護的范圍擴大，則這種修改不能被允許。

②主動改變獨立權(quán)利要求中的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍；

③主動將僅在說明書中記載的與原權(quán)利要求主題缺乏單一性的技術內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題；

④主動增加了新的未在原權(quán)利要求書中出現(xiàn)的獨立權(quán)利要求。

⑤主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

這次審查指南的修改明確了不得主動將未在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)的技術方案作為新的從屬權(quán)利要求。首先要明確，是未在原權(quán)利要求書中而不是未在說明書（即不超出原權(quán)利要求書的記載）中，是未在原權(quán)利要求書中而不是未在說明書（即不超出原權(quán)利要求書的記載）中，所以這和33條（33條是不超出記載的范圍，即不超出原權(quán)利要求書和說明書的記載）沒有關系。

例如：

原權(quán)利要求：

1.一種工具，其特征在于，具有特征A。

2.如權(quán)利要求1所述的工具，其特征在于，所述A長度為1-3cm，優(yōu)選1.5-2cm。雖然審查意見沒有指出，但在答復審查意見的過程中，申請人發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求2保護范圍不能確定，進行修改。

現(xiàn)在修改為：1.一種工具，其特征在于，具有特征A。

2.如權(quán)利要求1所述的工具，其特征在于，所述A長度為1-3cm。

3.如權(quán)利要求2所述的工具，其特征在于，所述A長度為1.5-2cm。這種情況下增加的權(quán)利要求就是允許的。

二、允許的修改

對權(quán)利要求的修改

1）在獨立權(quán)利要求中增加技術特征，對獨立權(quán)利要求作進一步的限定，以克服原獨立權(quán)利要求無新穎性或創(chuàng)造性、缺少解決技術問題的必要技術特征、未以說明書為依據(jù)或者未清除地限定要求專利保護的范圍等缺陷。

2）變更獨立權(quán)利要求中的技術特征，以克服原獨立權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)、未清楚地限定要求專利保護的范圍或者無新穎性或創(chuàng)造性等缺陷。

3）變更獨立權(quán)利要求的類型、主題名稱及相應的技術特征，以克服原獨立權(quán)利要求類型錯誤或者缺乏新穎性或創(chuàng)造性等缺陷。

4）刪除一項或多項權(quán)利要求，以克服原第一獨立權(quán)利要求和并列的獨立權(quán)利要求之間缺乏單一性，或者兩項權(quán)利要求具有相同的保護范圍而使權(quán)利要求書不簡要，或者權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)等缺陷，這樣的修改不會超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍，因此是允許的。

5）將獨立權(quán)利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術正確劃界。

6）修改從屬權(quán)利要求的引用部分，改正引用關系上的錯誤，使其準確的反映原說明書中所記載的實施方式或?qū)嵤├?/p>

7）修改從屬權(quán)利要求的引用部分，清楚地限定該從屬權(quán)利要求的保護范圍，使其準確的反映遠說明書中所記載的實施方式或?qū)嵤├@樣的修改不會超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，因此是允許的。

對說明書及其摘要的修改

8）修改發(fā)明名稱，使其準確、簡要的反映要求保護的主題名稱。

9）修改發(fā)明所屬技術領域。

10）修改背景技術部分，使其與要求保護的主題相適應。

11）修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明所解決的技術問題有關的內(nèi)容，使其與要求保護的主題相適應，即反映該發(fā)明的技術方案相對于最接近的現(xiàn)有技術所解決的技術問題。

12）修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明技術放哪有關的內(nèi)容，使其與獨立權(quán)利要求請求保護的主題相適應。

13）修改發(fā)明內(nèi)容部分中與該發(fā)明的有益效果有關的內(nèi)容。

14）修改附圖說明。

15）修改最佳實施方式或?qū)嵤├＿@種修改中允許增加的內(nèi)容一般限于補入原實施方式或?qū)嵤├芯唧w內(nèi)容的出處以及已記載的反映發(fā)明的有益效果數(shù)據(jù)的標準測量方法（包括所使用的的標準設備、器具）。如果由檢索結(jié)果得知原申請要求保護的部分主體已成為現(xiàn)有技術的一部分，則申請人應當將反映這部分主體的內(nèi)容刪除，或者明確寫明其為現(xiàn)有技術。

16）修改附圖。刪除附圖中不必要的詞語和注釋，可將其補入說明書文字部分之中；修改附圖中的標記使之與說明書文字部分相一致；在文字說明清楚的情況下，為使局部結(jié)構(gòu)清楚起見，允許增加局部放大圖；修改附圖的阿拉伯數(shù)字編號，使每幅圖使用一個編號。

17）修改摘要。

18）修改由所述技術領域的技術人員能夠識別出的明顯錯誤，即語法錯誤、文字錯誤和打印錯誤。

三、不允許的改變（即滿足不了A33的情況）

(1)改變權(quán)利要求中的技術特征，超出了原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。

(2)由不明確的內(nèi)容改成明確具體的內(nèi)容而引入原申請文件中沒有的新的內(nèi)容。

(3)將原申請中的幾個分離的特征，改變成一種新的組合，而原申請沒有明確提及這些分離的特征彼此間的關聯(lián)。

(4)改變說明書中的某些特征，使得改變后反映的技術內(nèi)容不同于原申請記載的內(nèi)容，超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

四、不允許的刪除（即滿足不了A33的情況）

(1)從獨立權(quán)利要求中刪除在原申請中明確認定為發(fā)明的必要技術特征的那些技術特征，即刪除在原說明書中始終作為發(fā)明的必要技術特征加以描述的那些技術特征；或者從權(quán)利要求中刪除一個與說明書記載的技術方案有關的技術術語；或者從權(quán)利要求中刪除在說明書中明確認定的關于具體應用范圍的技術特征。

(2)從說明書中刪除某些內(nèi)容而導致修改后的說明書超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

（3）在較寬的范圍內(nèi)放棄影響該較寬范圍新穎性的中間部分，即“扣掉中間值”，除非申請人能夠根據(jù)申請原始記載的內(nèi)容證明該特征取被“放棄”的數(shù)值時，本發(fā)明不可能實施，或者該特征取經(jīng)“放棄”后的數(shù)值時，本發(fā)明具有新穎性和創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許。

例如，要求保護的技術方案中某一數(shù)值范圍為X1=600～10000，對比文件公開的技術內(nèi)容與該技術方案的區(qū)別僅在于其所述的數(shù)值范圍為X2=240～1500，因為X1與X2部分重疊，故該權(quán)利要求無新穎性。申請人采用具體“放棄”的方式對X1進行修改，排除X1中與X2相重疊的部分，即600～1500，將要求保護的技術方案中該數(shù)值范圍修改為X1=1501～10000。如果申請人不能根據(jù)原始記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術證明本發(fā)明在X1=1501～10000的數(shù)值范圍相對于對比文件公開的 X2=240～1500具有創(chuàng)造性，也不能證明X1取600～1500時，本發(fā)明不能實施，則這樣的修改不能被允許。

五、不允許的增加

(1)將某些不能從原說明書（包括附圖）和/或權(quán)利要求書中直接明確認定的技術特征寫入權(quán)利要求和/或說明書。

(2)為使公開的發(fā)明清楚或者使權(quán)利要求完整而補入不能從原說明書（包括附圖）和／或權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地確定的信息。

(3)增加的內(nèi)容是通過測量附圖得出的尺寸參數(shù)技術特征。

(4)引入原申請文件中未提及的附加組分，導致出現(xiàn)原申請沒有的特殊效果。

(5)補入了所屬技術領域的技術人員不能直接從原始申請中導出的有益效果。

(6)補入實驗數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果，和／或補入實施方式和實施例以說明在權(quán)利要求請求保護的范圍內(nèi)發(fā)明能夠?qū)嵤?/p>

(7)增補原說明書中未提及的附圖，一般是不允許的；如果增補背景技術的附圖，或者將原附圖中的公知技術附圖更換為最接近現(xiàn)有技術的附圖，則應當允許。

通過對實審階段專利申請文件修改的相關問題的梳理，可以看出上述修改都是在原申請文件的基礎上進行的，其目的是為了能夠在專利實審階段獲得盡可能大的保護范圍。為了便于對專利申請文件進行修改，在申請文件撰寫過程中應確保說明書記載的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)權(quán)利要求書限定的技術方案對應的技術效果，以便為后續(xù)修改提供足夠的支持。