發(fā)明/實(shí)用新型申請(qǐng)文件的“三段式撰寫(xiě)”

今天和大家談?wù)劙l(fā)明/實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的“三段式撰寫(xiě)”，著重分析下其的危害和避免措施。

“三段式撰寫(xiě)”是指發(fā)明/實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)的發(fā)明內(nèi)容和說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式部分一致或基本一致，多見(jiàn)于機(jī)械領(lǐng)域案件。

“三段式撰寫(xiě)”簡(jiǎn)單高效，是很多以量求收入的代理所和代理師的最愛(ài)，坊間傳聞?dòng)腥艘惶煲灰褂谩叭问阶珜?xiě)”完成了20多件專利申請(qǐng)文本，想想就刺激，按這個(gè)效率月底提成至少大幾萬(wàn)。

1、發(fā)明專利授權(quán)率低

發(fā)明進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，實(shí)質(zhì)審查時(shí)主要參考的法條是22.2\22.3，26.3\26.4。三段式撰寫(xiě)多僅僅寫(xiě)明獨(dú)權(quán)所解決的技術(shù)問(wèn)題及帶來(lái)的有益效果，但對(duì)從屬權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案多一筆帶過(guò)，致使技術(shù)效果和技術(shù)原理沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明，對(duì)創(chuàng)造性審查意見(jiàn)、說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分、權(quán)利要求書(shū)保護(hù)范圍不清楚等審查意見(jiàn)難以爭(zhēng)辯。

此外，在最新的審查調(diào)整中，實(shí)用新型將引入明顯創(chuàng)造性審查，可以預(yù)見(jiàn)“三段式撰寫(xiě)”的實(shí)用新型專利申請(qǐng)的授權(quán)率也必然會(huì)大幅下降。

2、專利訴訟過(guò)程對(duì)保護(hù)范圍的確認(rèn)對(duì)專利權(quán)人不利

“當(dāng)權(quán)利要求采用上位的功能性限定時(shí)，如果說(shuō)明書(shū)僅提供了少量具體實(shí)施方式，且未對(duì)可以拓展的方向給出具體提示的，專利權(quán)的保護(hù)范圍以具體實(shí)施方式確定的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。”基于以上最高院關(guān)注專利權(quán)保護(hù)范圍的司法解釋，“三段式撰寫(xiě)”的專利文本獲得的專利權(quán)實(shí)際上非常小。

3、專利訴訟過(guò)程中無(wú)效宣告請(qǐng)求方更容易無(wú)效此專利

這里我僅以創(chuàng)造性為例進(jìn)行說(shuō)明，創(chuàng)造性審查多采用三步法原則。

第一步:確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);

第二步:確定發(fā)明的區(qū)別特征和實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題;

第三步:判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。

舉個(gè)具體的例子：現(xiàn)有技術(shù)中杯子是沒(méi)有杯把的，這樣不方便握持，尤其是當(dāng)杯子中裝有開(kāi)水時(shí)，直接握持杯身很燙手，專利權(quán)人申請(qǐng)了一個(gè)具有杯把的杯子。

最接近的現(xiàn)有技術(shù)是：沒(méi)有杯把的杯子。

區(qū)別技術(shù)特征是：杯把；要解決的技術(shù)問(wèn)題是：如何便于握持杯子；帶來(lái)的技術(shù)效果是：便于握持，防止?fàn)C手。

但是申請(qǐng)人采用的是三段式撰寫(xiě)，專利文本中并沒(méi)有將解決的技術(shù)問(wèn)題和帶來(lái)的有益效果描述清楚。僅有：

一種杯子，其在杯身上設(shè)有杯把。也就是說(shuō)專利文本中對(duì)解決的技術(shù)問(wèn)題和帶來(lái)的有益效果沒(méi)有描述。

專利無(wú)效宣告請(qǐng)求方，找到了對(duì)比文件2，對(duì)比文件2是一個(gè)罐子，在罐子上設(shè)有一個(gè)凸出的把手。

因?yàn)閷＠麢?quán)人的申請(qǐng)文件并沒(méi)有寫(xiě)明杯把的具體用途和效果，所以對(duì)比文件2是可以與現(xiàn)有技術(shù)中無(wú)把手的杯子做結(jié)合，給出這樣的啟示。

即使說(shuō)對(duì)比文件2中對(duì)于凸出的把手的有益效果說(shuō)明是為了方便散熱，并沒(méi)有提及便于握持，在專利權(quán)人的申請(qǐng)文件沒(méi)有寫(xiě)明杯把具體用途和效果的前提下也會(huì)被判定為有啟示，對(duì)應(yīng)的專利權(quán)利要求沒(méi)有創(chuàng)造性。

（注：即使區(qū)別技術(shù)特征的有益效果在對(duì)比文件中沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明，但對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言這是顯而易見(jiàn)，也應(yīng)判定為有結(jié)合的啟示，例如將實(shí)心結(jié)構(gòu)改成中空結(jié)構(gòu)，即使沒(méi)有說(shuō)明具有降低密度的效果，也應(yīng)認(rèn)定具有相應(yīng)的效果。這也是創(chuàng)造性判斷的一大難點(diǎn)，以上將實(shí)心改成空心好判斷，但很多專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域沒(méi)有明確說(shuō)明是否可以判斷隱含公開(kāi)是有很大爭(zhēng)議的。）

這里我僅談?wù)劶夹g(shù)層面的內(nèi)容。

1、發(fā)明內(nèi)容或?qū)嵤├糠忠獙?duì)應(yīng)權(quán)利要求書(shū)中每條權(quán)利要求解決的技術(shù)問(wèn)題和帶來(lái)的有益效果寫(xiě)清楚。

2、對(duì)上位概括的技術(shù)特征在具體實(shí)施方式中要給出多種參考，將應(yīng)用的技術(shù)原理寫(xiě)清楚，說(shuō)明本領(lǐng)域技術(shù)人員可改進(jìn)的方向。

3、以機(jī)械領(lǐng)域案件為例，除了寫(xiě)明零部件的組成、位置關(guān)系、安裝配合關(guān)系外，結(jié)合要解決的技術(shù)問(wèn)題和有益效果對(duì)工作過(guò)程的結(jié)構(gòu)進(jìn)行拆解說(shuō)明，例如進(jìn)料狀態(tài)、工作狀態(tài)、出料狀態(tài)等，還有設(shè)備的安裝/拆卸的步驟等。

4、附圖繪制除了符合審查指南中相關(guān)要求外，標(biāo)準(zhǔn)要清晰，必要時(shí)繪制原理圖、工作過(guò)程分解圖，以便于本領(lǐng)域技術(shù)人員理解，進(jìn)而對(duì)權(quán)利要求書(shū)的保護(hù)范圍起到支撐和清晰明了的作用。

最后，希望代理師們以可訴訟的標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)案，摒棄“三段式撰寫(xiě)”的習(xí)慣。當(dāng)然，這也需要全社會(huì)的共同努力，如果專利還僅僅停留在證書(shū)價(jià)值、代理費(fèi)及寫(xiě)案子的代理師收入不能與其專業(yè)付出成比例，那么“三段式撰寫(xiě)”依然還會(huì)大量存在。